판시사항
[1] 구 특허법 제40조 제1항에 정한 직무발명보상금청구권의 소멸시효기간(=10년)
[2] 구 특허법 제40조 제2항에 의한 직무발명보상금의 구체적인 산정 방법
[2] 구 특허법 제40조 제2항에 의한 직무발명보상금의 구체적인 산정 방법
판결요지
[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제1항의 직무발명보상금청구권은 상행위로 인하여 발생한 채권이 아닌 민법상 일반채권으로서 10년의 소멸시효기간이 적용된다.
[2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항에 의하여 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 구체적인 보상금의 액수는 특허발명 또는 실용신안으로 인하여 사용자가 얻을 이익(발명 및 고안을 이용한 제품의 매출액 × 실시료율)에, 발명자 보상률(내지 사용자의 공헌도) 및 이에 대한 발명자의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우에는 발명자 개개인의 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 상당하다.
[2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항에 의하여 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 구체적인 보상금의 액수는 특허발명 또는 실용신안으로 인하여 사용자가 얻을 이익(발명 및 고안을 이용한 제품의 매출액 × 실시료율)에, 발명자 보상률(내지 사용자의 공헌도) 및 이에 대한 발명자의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우에는 발명자 개개인의 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 상당하다.
판례내용
【원 고】 원고 (소송대리인 법무법인 산지 담당변호사 이길연)
【피 고】 피고 주식회사 (소송대리인 법무법인 한승 담당변호사 김정현 외 1인)
【변론종결】2007. 6. 27.
【주 문】
1. 피고는 원고에게 금 101,879,902원 및 이에 대하여 2006. 1. 3.부터 2007. 8. 22.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 9/10는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
【청구취지】피고는 원고에게 금 4,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
【이 유】 1. 기초 사실
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 16, 21, 22호증(이상 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
가. 당사자의 관계
(1) 피고 회사는 1991. 1. 11. ‘(상호 1 생략)무역’이라는 상호로 다이아몬드 및 귀금속 등을 수입하던 회사이었고, 원고는 1990. 4.경 ‘(상호 2 생략)’이라는 상호로 의료기구인 스텐트 등의 중재적 시술제품을 수입, 생산하던 자였다.
(2) 그 후 원고와 피고 회사는 1993. 3. 15.경 의료기의 국산화 및 수출을 위하여 양 회사를 합병하여 피고 회사의 회사명을 ‘(상호 1 생략)무역’에서 ‘(상호 2 생략) 주식회사’로 변경한 후 의료기 제조 판매 및 수출입업을 하되, 원고는 피고 회사의 30%의 지분을 보유한 부사장으로서 영업과 제품개발 및 제조를 담당하고, 피고 회사의 대표이사인 소외인이 피고 회사의 경영과 인사관리를 하기로 약정하였다.
(3) 피고 회사는 회사명을 1993. 3. 15. ‘(상호 2 생략) 주식회사’로, 1998. 1. 1. ‘(상호 3 생략) 주식회사’로 변경하였다가 1999. 3. 23. ‘피고 주식회사’로 변경하여 현재에 이르고 있고, 원고는 1993. 4. 1.부터 2005. 5. 6.까지 피고 회사의 부사장(원고는 1999. 10. 31.부터 2005. 5. 6.까지는 피고 회사의 등기상 이사였다)으로 근무하다가 퇴직하였다.
나. 이 사건 특허 및 실용신안의 발명, 고안 및 출원 등록
피고 회사는 별지 목록 기재와 같은 발명 및 고안(이하 ‘이 사건 발명 및 고안’이라 한다)에 관하여 특허 및 실용신안 출원을 하면서 원고를 공동발명 또는 고안자로 기재하였고, 이에 피고 회사는 이 사건 발명 및 고안에 관하여 특허권자 또는 실용신안권자로 등록되었다.
다. 이 사건 발명 및 고안을 이용한 스텐트의 생산 및 판매
피고 회사는 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 주로 스텐트 등 의료기를 제조·판매하고 있는데, 이를 이용한 제조제품은 식도용 스텐트(choo stent, shim's technique, hanaro stent), 담도용 스텐트(hanaro stent, shim-hanaro stent), 대장용 스텐트(hanaro stent), 십이지장용 스텐트(hanaro stent), 기관-기관지용 스텐트(hanaro stent), 수술에 필요한 니들류 등이다.
2. 직무발명보상금청구권의 발생 여부에 관한 판단
가. 원고가 이 사건 발명 및 고안을 하였는지 여부
위 기초 사실에 의하면, 원고가 1990. 4.경 ‘(상호 2 생략)’이라는 상호로 회사를 설립하여 스텐트 등의 중재적 시술제품을 수입·생산하여 왔던 사실, 원고가 1993. 3. 15.경 피고 회사와 사이에 회사 합병 약정을 할 당시 피고 회사도 원고의 위와 같은 경력을 인정하여 원고에게 부사장의 직위를 부여하여 제품개발 및 제조업무를 담당하도록 약정한 사실, 원고가 이 사건 발명 및 고안의 발명자, 고안자로 등록되어 있는 사실이 인정되고, 갑 제19, 20, 23, 58, 70, 71호증(가지번호 포함)의 각 기재에 증인 소외 3, 소외 4의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사는 원고와 합병한 후 1999. 4. 23.까지 독자적인 연구소를 가지지 못할 정도로 개발업무에 취약하여 그동안 (상호 2 생략)이라는 회사를 설립하여 운영하며 스텐트 제품을 생산하여 왔던 원고의 아이디어 또는 노하우에 의하여 제품이 개발, 개선될 수밖에 없었던 사실, 원고는 실제로 이 사건 실용신안 1에 관하여 종래의 스텐트에 사용된 납땜이 인체에 유해하고 다른 회사와 특허 분쟁의 소지가 있어 구조물 중간 부분을 하나의 와이어로 엮는 아이디어를 제공하여 이 사건 실용신안 1을 고안하고, 종래 스테인레스 구조물의 복원력을 향상시키기 위하여 형상기억합금의 일종인 니이티놀 와이어를 사용하도록 아이디어를 제공하는 등 피고 회사의 연구개발회의에 참석하여 연구원들과 사이에 스텐트 제품에 관하여 개선사항에 관하여 아이디어나 의견을 제시하여 이를 실행에 옮기도록 한 사실이 인정되고, 을 제10, 12, 17, 18, 19, 36호증(가지번호 포함)의 각 기재에 증인 소외 5, 소외 6의 각 증언만으로 이를 뒤집기에 부족하고 달리 반증이 없는바, 위 인정 사실에 의하면, 원고는 이 사건 발명 및 고안에 관하여 아이디어를 제공하고 연구 및 개발에 참여하여 지시하는 등 이 사건 발명 및 고안에 참여하였다고 할 것이므로, 원고는 별지 목록 기재 발명 및 고안자들과 함께 이 사건 발명 및 고안을 한 공동 발명 또는 고안자에 해당한다고 할 것이다.
나. 보상금청구권의 발생
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다. 현재 발명진흥법 제15조) 제40조 제1항은 ‘종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.’고 규정하고 있고, 구 실용신안법 제20조 제1항(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 실용신안법’이라 한다, 현재 발명진흥법 제15조)은 구 특허법 제40조 제1항을 실용신안에 관하여 준용하고 있는바, 위 기초 사실 및 위 가.항 기재 사실에 의하면, 원고는 피고 회사의 종업원으로서 직무발명에 해당하는 이 사건 발명 및 고안에 대하여 그 각 특허받을 권리를 사용자인 피고 회사로 하여금 승계하여 그 명의로 특허출원이나 설정등록을 마치게 한 바 있으므로, 피고 회사는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 위 특허법 규정에 의하여 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.
다. 피고 회사의 보상금 지급 항변
피고 회사는 원고에게 이 사건 발명 및 고안에 관하여 부사장으로서 법인카드를 사용하게 하고 고가의 중형자동차를 공급하는 등 정당한 보상을 하였으므로, 피고 회사는 원고에게 더 이상의 보상금을 지급할 의무가 없다고 항변하므로 살피건대, 을 제9호증의 1, 2, 을 제12호증의 각 기재만으로 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고 회사의 위 항변은 이유 없다.
라. 피고 회사의 소멸시효 항변
피고 회사는, 원고의 보상금청구권은 이 사건 발명 및 고안이 등록된 지 5년 또는 10년을 경과하였으므로 시효로 소멸하였다고 항변함으로 살피건대, 구 특허법상 직무발명보상금청구권은 상행위로 인하여 발생한 채권이 아닌 민법상 일반채권으로서 10년의 소멸시효기간이 적용된다고 할 것인바, 원고의 이 사건 실용신안 1, 이 사건 특허 9에 관한 보상금채권은 피고 회사가 각 등록한 1993. 9. 27., 1995. 6. 9. 변제기가 도래하였고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과된 후인 2005. 12. 20. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 원고의 이 사건 실용신안 1, 이 사건 특허 9에 관한 보상금청구권은 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 할 것이므로, 피고 회사의 위 항변은 위 인정 범위 내에서 이유 있다.
3. 보상금지급의무의 범위에 관한 판단
가. 원고의 주장
원고는 피고 회사가 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 생산, 판매한 상품 매출액은 1995년부터 2005년까지 금 30,000,000,000원 이상이고, 2005년 스텐트 매출이 금 5,000,000,000원을 초과하여 이 사건 특허발명 6의 특허권 존속기간인 2022. 9. 3.까지 비슷한 수입을 올릴 것으로 예상되므로, 2006년부터 2021년까지 예상 매출액의 현가 합계는 금 55,523,963,099원이므로, 피고 회사는 원고에게 정당한 보상금 5,500,000,000원{＝ 총 매출액 87,681,953,958원 × 1(독점적 지위에 의한 비율) × 실시료율 0.1 × 기술공헌도 0.9 × 발명공헌도 0.7} 중 원고가 구하는 금 4,000,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.
나. 보상금 산정의 기준
구 특허법 제40조 제2항은 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는바, 이에 의할 때 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 이 사건 특허발명 1 내지 7 및 실용신안 2로 인하여 피고 회사가 얻을 이익(이 사건 발명 및 고안을 이용한 제품의 매출액 × 실시료율)에다가, 발명자 보상률(내지 피고 회사의 공헌도) 및 이에 대한 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 상당하다고 할 것이다.
다. 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2로 인하여 피고 회사가 얻을 이익
이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2로 인하여 피고 회사가 얻을 이익은 피고 회사가 원고로부터 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2에 관한 실시권을 독점하는 것에 의하여 얻어지는 실시료 상당의 이익이라고 봄이 상당하므로 이에 관하여 살피건대, 위 기초 사실 및 갑 제52 내지 57, 79, 80호증, 을 제21, 22, 23, 28, 29, 33, 37, 39, 40, 41호증(이상 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2가 실시되어 피고 회사가 1999년경부터 2004년경까지 이를 이용하여 생산한 스텐트 제품의 매출액은 금 17,916,415,000원(＝ 1999년 919,073,000원 + 2000년 1,145,339,000원 + 2001년 2,626,340,000원 + 2002년 3,230,426,000원 + 2003년 4,548,966,000원 + 2004년 5,446,271,000원)으로 같은 기간 연 평균 스텐트 제품만의 매출액은 금 2,986,069,166원(＝ 17,916,415,000원 ÷ 6년, 이하 원 미만 버림)인 사실, ② 이 사건 스텐트 제품은 기술집약적인 의료기기 제품으로서 그 의료기술의 발전으로 인하여 이 사건 발명 및 고안의 가장 주된 내용인 와이어의 엮기 방식 이외에 스텐트의 몸통 굵기, 피막의 재질, 열처리 방식 등 재질 및 기술이 지속적으로 개선, 변경되는 제품으로서 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2가 피고 회사의 스텐트 제품의 생산에 이용 또는 응용될 것은 향후 10년 정도라고 예상되는 점, ③ 피고 회사가 생산하는 스텐트 제품은 스텐트와 그 삽입기구로 각 구성되는데, 스텐트 제품의 가장 중요한 것은 스텐트이나 삽입기구도 역시 스텐트를 인체에 삽입하는 보조기구로서 스텐트 제품의 필수적인 요소로서 같이 판매되고 따로 떨어져서 판매될 수 없는 제품인 사실, ④ 피고 회사는 이 사건 스텐트 제품을 생산함에 있어 삼성전자 주식회사(이하 ‘삼성전자’라 한다)의 특허도 함께 이용하여 생산하여 2003년 금 22,616,000원, 2004년 금 20,032,000원, 2005년 금 19,064,000원씩 제품 1개당 금 8,000원씩의 실시료를 부담하고 있어 위 금액은 피고 회사의 매년 매출액의 1.7%가 되는 점, 이 사건 스텐트 시장에서 피고 회사가 생산한 스텐트 제품의 지위 및 스텐트 시장 전반 등 제반 사정을 고려하면, 이 사건 스텐트 제품에서 스텐트가 아닌 삽입기구가 차지하는 비율은 스텐트 제품의 2/5로 봄이 상당하고, 각 매출액에서 이 사건 발명 및 고안이 아닌 삼성전자 등의 다른 발명 및 고안을 이용함으로 인하여 지출되는 실시료는 제외되어야 함이 상당하므로, 피고 회사가 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2로 인하여 1999년부터 2004년까지 얻은 매출액은 매출액 금 17,916,415,000원에서 이 사건 발명 및 고안이 이용되지 아니하는 삽입기구의 구성 비율인 2/5를 제외한 금액에서 2003년부터 2004년까지 삼성전자에 지급한 특허실시료 금 61,712,000원을 뺀 나머지 금 10,688,137,000원{＝ 매출액 금 17,916,415,000원 × 3/5(삽입기구 대비) - 2003년 ~ 2004년 삼성전자 특허실시료 합계 금 61,712,000원}이고, 피고가 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 생산한 스텐트 제품으로 인하여 향후 10년간 얻게 될 매출액은 금 17,611,835,941원{＝ 2,986,069,166원 × 10년(기간) × 3/5(삽입기구 대비) × 98.3%(100% - 삼성전자에 대한 특허실시료 1.7%)}이라고 봄이 상당하고, 갑 제76호증의 1, 2, 갑 제77, 78호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사가 1999. 12. 10. 소외 7과 사이에 피고 회사가 좌측결장 폐쇄성 질환 등의 치료를 위한 수술시 사용되는 장관세척기에 관한 발명자인 소외 7로부터 특허실시권을 설정받으면서 소외 7에게 실시료로 계약제품의 공장도 가격의 10%를 지급하기로 하되, 제조원가의 상승 등에 의한 시장 여건의 변화로 회사의 경영에 영향을 미치는 경우 소외 7의 동의하에 실시료율을 하향조정할 수 있다는 특허실시계약을 체결한 사실, 해외 스텐트 제품의 실시료율은 그 특허 또는 실용신안의 중요도를 감안하여 6~10% 사이에서 결정되고 있는 사실이 인정되고, 위 인정 사실에 이 사건 발명 및 고안이 피고 회사의 스텐트 제품에 있어서 차지하는 중요도, 스텐트 제품의 향후 10년간 이루어질 개선 및 개발 정도, 스텐트 시장의 향후 발전 상황 등 제반 사정을 고려하면, 이 사건 발명 및 고안의 실시료율은 6% 정도로 봄이 상당하다고 할 것이므로, 결국 피고 회사가 이 사건 발명 및 고안으로 인하여 얻게 되는 이익은 금 1,697,998,376원{＝ (10,688,137,000원 + 17,611,835,941원) × 6%}이라고 봄이 상당하다.
라. 발명자의 보상률(피고 회사의 공헌도)
이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2에 있어서 사용자인 피고 회사와 원고를 비롯한 발명자들이 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 보건대, 위 기초 사실에 의하면, 원고를 비롯한 발명자들은 피고 회사에서 근무하면서 피고 회사의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 발명 및 고안에 이르게 된 점, 피고 회사의 연구비, 연구 자재 등의 지원이 없이는 이 사건 발명 및 고안이 이루어질 수 없었던 점이 인정되나, 한편 피고 회사는 1991. 1. 11. ‘(상호 1 생략)무역’이라는 상호로 다이아몬드 및 귀금속 등을 수입하던 회사였는데 1990. 4.경 ‘(상호 2 생략)’이라는 상호로 스텐트 등의 중재적 시술제품을 수입·생산하던 원고와 1993. 3. 15. 회사를 통합하면서 의료기기 사업에 참여를 하게 되어 원고 및 원고의 직원들의 축적된 연구경험과 노하우를 바탕으로 피고 회사가 이 사건 스텐트 제품을 생산할 수밖에 없었던 점, 피고 회사는 1999. 4. 23.경에야 독자적인 연구소를 설립하여 연구를 하면서 그 때부터 연구원을 고용하고 본격적인 연구인력과 연구비를 동원하여 연구작업에 이르게 된 점, 이 사건 발명 및 고안은 위 연구소가 설립되기 전부터 연구되어 오던 것을 특허 및 실용신안으로 등록하게 된 점, 이 사건 발명 및 고안을 이용한 스텐트 제품은 그 재료보다는 기술의존도가 상당히 높은 제품인 점 등 이 사건 변론에 드러난 제반 사정을 종합하면, 이 사건 발명 및 고안에 대한 사용자인 피고 회사의 공헌도는 80% 정도에 이른다고 봄이 상당하므로, 발명자들에 대한 보상률은 20%가 된다고 할 것이다.
마. 원고의 기여율
한편, 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 안분 지급하여야 할 것인바, 이 사건 발명 및 고안에 참여한 발명 및 고안자들 중 원고의 기여율에 관하여 보건대, 위 기초 사실에 의하면, 원고는 이 사건 발명 및 고안의 각 특허 및 실용신안 출원 당시 별지 목록 기재와 같이 원고 이외에 1명 내지 5명 등 공동으로 발명, 고안한 사실, 원고의 경력 및 연구참여기간, 이 사건 발명의 다른 발명자나 이 사건 의약발명의 연구개발에 참여한 제품개발연구팀 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력의 정도, 이 사건 발명 및 고안의 내용, 원고가 내놓았던 제안의 중요성 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 발명 및 고안의 발명, 고안자들 중 원고의 기여율은 30% 정도라고 봄이 상당하다.
바. 소결론
따라서 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 금 101,879,902원(= 이 사건 발명 및 고안으로 피고 회사가 얻을 이익 금 1,697,998,376원 × 발명자 보상률 20% × 원고의 기여율 30%)이 된다고 하겠으므로, 결국 피고 회사는 원고에게 금 101,879,902원 및 이에 대하여 원고가 구하는 이 사건 소장부본 송달 다음날인 2006. 1. 3.부터 피고 회사가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2007. 8. 22.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지] 목록 : 생략]
판사 이정미(재판장) 조희찬 이연경
【피 고】 피고 주식회사 (소송대리인 법무법인 한승 담당변호사 김정현 외 1인)
【변론종결】2007. 6. 27.
【주 문】
1. 피고는 원고에게 금 101,879,902원 및 이에 대하여 2006. 1. 3.부터 2007. 8. 22.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.
2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.
3. 소송비용 중 9/10는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.
4. 제1항은 가집행할 수 있다.
【청구취지】피고는 원고에게 금 4,000,000,000원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라.
【이 유】 1. 기초 사실
다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1 내지 16, 21, 22호증(이상 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 이를 인정할 수 있다.
가. 당사자의 관계
(1) 피고 회사는 1991. 1. 11. ‘(상호 1 생략)무역’이라는 상호로 다이아몬드 및 귀금속 등을 수입하던 회사이었고, 원고는 1990. 4.경 ‘(상호 2 생략)’이라는 상호로 의료기구인 스텐트 등의 중재적 시술제품을 수입, 생산하던 자였다.
(2) 그 후 원고와 피고 회사는 1993. 3. 15.경 의료기의 국산화 및 수출을 위하여 양 회사를 합병하여 피고 회사의 회사명을 ‘(상호 1 생략)무역’에서 ‘(상호 2 생략) 주식회사’로 변경한 후 의료기 제조 판매 및 수출입업을 하되, 원고는 피고 회사의 30%의 지분을 보유한 부사장으로서 영업과 제품개발 및 제조를 담당하고, 피고 회사의 대표이사인 소외인이 피고 회사의 경영과 인사관리를 하기로 약정하였다.
(3) 피고 회사는 회사명을 1993. 3. 15. ‘(상호 2 생략) 주식회사’로, 1998. 1. 1. ‘(상호 3 생략) 주식회사’로 변경하였다가 1999. 3. 23. ‘피고 주식회사’로 변경하여 현재에 이르고 있고, 원고는 1993. 4. 1.부터 2005. 5. 6.까지 피고 회사의 부사장(원고는 1999. 10. 31.부터 2005. 5. 6.까지는 피고 회사의 등기상 이사였다)으로 근무하다가 퇴직하였다.
나. 이 사건 특허 및 실용신안의 발명, 고안 및 출원 등록
피고 회사는 별지 목록 기재와 같은 발명 및 고안(이하 ‘이 사건 발명 및 고안’이라 한다)에 관하여 특허 및 실용신안 출원을 하면서 원고를 공동발명 또는 고안자로 기재하였고, 이에 피고 회사는 이 사건 발명 및 고안에 관하여 특허권자 또는 실용신안권자로 등록되었다.
다. 이 사건 발명 및 고안을 이용한 스텐트의 생산 및 판매
피고 회사는 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 주로 스텐트 등 의료기를 제조·판매하고 있는데, 이를 이용한 제조제품은 식도용 스텐트(choo stent, shim's technique, hanaro stent), 담도용 스텐트(hanaro stent, shim-hanaro stent), 대장용 스텐트(hanaro stent), 십이지장용 스텐트(hanaro stent), 기관-기관지용 스텐트(hanaro stent), 수술에 필요한 니들류 등이다.
2. 직무발명보상금청구권의 발생 여부에 관한 판단
가. 원고가 이 사건 발명 및 고안을 하였는지 여부
위 기초 사실에 의하면, 원고가 1990. 4.경 ‘(상호 2 생략)’이라는 상호로 회사를 설립하여 스텐트 등의 중재적 시술제품을 수입·생산하여 왔던 사실, 원고가 1993. 3. 15.경 피고 회사와 사이에 회사 합병 약정을 할 당시 피고 회사도 원고의 위와 같은 경력을 인정하여 원고에게 부사장의 직위를 부여하여 제품개발 및 제조업무를 담당하도록 약정한 사실, 원고가 이 사건 발명 및 고안의 발명자, 고안자로 등록되어 있는 사실이 인정되고, 갑 제19, 20, 23, 58, 70, 71호증(가지번호 포함)의 각 기재에 증인 소외 3, 소외 4의 각 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사는 원고와 합병한 후 1999. 4. 23.까지 독자적인 연구소를 가지지 못할 정도로 개발업무에 취약하여 그동안 (상호 2 생략)이라는 회사를 설립하여 운영하며 스텐트 제품을 생산하여 왔던 원고의 아이디어 또는 노하우에 의하여 제품이 개발, 개선될 수밖에 없었던 사실, 원고는 실제로 이 사건 실용신안 1에 관하여 종래의 스텐트에 사용된 납땜이 인체에 유해하고 다른 회사와 특허 분쟁의 소지가 있어 구조물 중간 부분을 하나의 와이어로 엮는 아이디어를 제공하여 이 사건 실용신안 1을 고안하고, 종래 스테인레스 구조물의 복원력을 향상시키기 위하여 형상기억합금의 일종인 니이티놀 와이어를 사용하도록 아이디어를 제공하는 등 피고 회사의 연구개발회의에 참석하여 연구원들과 사이에 스텐트 제품에 관하여 개선사항에 관하여 아이디어나 의견을 제시하여 이를 실행에 옮기도록 한 사실이 인정되고, 을 제10, 12, 17, 18, 19, 36호증(가지번호 포함)의 각 기재에 증인 소외 5, 소외 6의 각 증언만으로 이를 뒤집기에 부족하고 달리 반증이 없는바, 위 인정 사실에 의하면, 원고는 이 사건 발명 및 고안에 관하여 아이디어를 제공하고 연구 및 개발에 참여하여 지시하는 등 이 사건 발명 및 고안에 참여하였다고 할 것이므로, 원고는 별지 목록 기재 발명 및 고안자들과 함께 이 사건 발명 및 고안을 한 공동 발명 또는 고안자에 해당한다고 할 것이다.
나. 보상금청구권의 발생
구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다. 현재 발명진흥법 제15조) 제40조 제1항은 ‘종업원은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다.’고 규정하고 있고, 구 실용신안법 제20조 제1항(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 실용신안법’이라 한다, 현재 발명진흥법 제15조)은 구 특허법 제40조 제1항을 실용신안에 관하여 준용하고 있는바, 위 기초 사실 및 위 가.항 기재 사실에 의하면, 원고는 피고 회사의 종업원으로서 직무발명에 해당하는 이 사건 발명 및 고안에 대하여 그 각 특허받을 권리를 사용자인 피고 회사로 하여금 승계하여 그 명의로 특허출원이나 설정등록을 마치게 한 바 있으므로, 피고 회사는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 위 특허법 규정에 의하여 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.
다. 피고 회사의 보상금 지급 항변
피고 회사는 원고에게 이 사건 발명 및 고안에 관하여 부사장으로서 법인카드를 사용하게 하고 고가의 중형자동차를 공급하는 등 정당한 보상을 하였으므로, 피고 회사는 원고에게 더 이상의 보상금을 지급할 의무가 없다고 항변하므로 살피건대, 을 제9호증의 1, 2, 을 제12호증의 각 기재만으로 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고 회사의 위 항변은 이유 없다.
라. 피고 회사의 소멸시효 항변
피고 회사는, 원고의 보상금청구권은 이 사건 발명 및 고안이 등록된 지 5년 또는 10년을 경과하였으므로 시효로 소멸하였다고 항변함으로 살피건대, 구 특허법상 직무발명보상금청구권은 상행위로 인하여 발생한 채권이 아닌 민법상 일반채권으로서 10년의 소멸시효기간이 적용된다고 할 것인바, 원고의 이 사건 실용신안 1, 이 사건 특허 9에 관한 보상금채권은 피고 회사가 각 등록한 1993. 9. 27., 1995. 6. 9. 변제기가 도래하였고, 원고의 이 사건 소는 그로부터 10년이 경과된 후인 2005. 12. 20. 제기되었음이 기록상 명백하므로, 원고의 이 사건 실용신안 1, 이 사건 특허 9에 관한 보상금청구권은 이 사건 소 제기 전에 이미 시효로 소멸하였다고 할 것이므로, 피고 회사의 위 항변은 위 인정 범위 내에서 이유 있다.
3. 보상금지급의무의 범위에 관한 판단
가. 원고의 주장
원고는 피고 회사가 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 생산, 판매한 상품 매출액은 1995년부터 2005년까지 금 30,000,000,000원 이상이고, 2005년 스텐트 매출이 금 5,000,000,000원을 초과하여 이 사건 특허발명 6의 특허권 존속기간인 2022. 9. 3.까지 비슷한 수입을 올릴 것으로 예상되므로, 2006년부터 2021년까지 예상 매출액의 현가 합계는 금 55,523,963,099원이므로, 피고 회사는 원고에게 정당한 보상금 5,500,000,000원{＝ 총 매출액 87,681,953,958원 × 1(독점적 지위에 의한 비율) × 실시료율 0.1 × 기술공헌도 0.9 × 발명공헌도 0.7} 중 원고가 구하는 금 4,000,000,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장한다.
나. 보상금 산정의 기준
구 특허법 제40조 제2항은 직무발명에 대한 보상액을 결정함에 있어 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하여야 한다고 규정하고 있는바, 이에 의할 때 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 이 사건 특허발명 1 내지 7 및 실용신안 2로 인하여 피고 회사가 얻을 이익(이 사건 발명 및 고안을 이용한 제품의 매출액 × 실시료율)에다가, 발명자 보상률(내지 피고 회사의 공헌도) 및 이에 대한 원고의 기여율(다수의 발명자가 관련된 경우 원고가 주장 가능한 기여도)을 감안하여 산정하는 것이 상당하다고 할 것이다.
다. 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2로 인하여 피고 회사가 얻을 이익
이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2로 인하여 피고 회사가 얻을 이익은 피고 회사가 원고로부터 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2에 관한 실시권을 독점하는 것에 의하여 얻어지는 실시료 상당의 이익이라고 봄이 상당하므로 이에 관하여 살피건대, 위 기초 사실 및 갑 제52 내지 57, 79, 80호증, 을 제21, 22, 23, 28, 29, 33, 37, 39, 40, 41호증(이상 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정, 즉 ① 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2가 실시되어 피고 회사가 1999년경부터 2004년경까지 이를 이용하여 생산한 스텐트 제품의 매출액은 금 17,916,415,000원(＝ 1999년 919,073,000원 + 2000년 1,145,339,000원 + 2001년 2,626,340,000원 + 2002년 3,230,426,000원 + 2003년 4,548,966,000원 + 2004년 5,446,271,000원)으로 같은 기간 연 평균 스텐트 제품만의 매출액은 금 2,986,069,166원(＝ 17,916,415,000원 ÷ 6년, 이하 원 미만 버림)인 사실, ② 이 사건 스텐트 제품은 기술집약적인 의료기기 제품으로서 그 의료기술의 발전으로 인하여 이 사건 발명 및 고안의 가장 주된 내용인 와이어의 엮기 방식 이외에 스텐트의 몸통 굵기, 피막의 재질, 열처리 방식 등 재질 및 기술이 지속적으로 개선, 변경되는 제품으로서 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2가 피고 회사의 스텐트 제품의 생산에 이용 또는 응용될 것은 향후 10년 정도라고 예상되는 점, ③ 피고 회사가 생산하는 스텐트 제품은 스텐트와 그 삽입기구로 각 구성되는데, 스텐트 제품의 가장 중요한 것은 스텐트이나 삽입기구도 역시 스텐트를 인체에 삽입하는 보조기구로서 스텐트 제품의 필수적인 요소로서 같이 판매되고 따로 떨어져서 판매될 수 없는 제품인 사실, ④ 피고 회사는 이 사건 스텐트 제품을 생산함에 있어 삼성전자 주식회사(이하 ‘삼성전자’라 한다)의 특허도 함께 이용하여 생산하여 2003년 금 22,616,000원, 2004년 금 20,032,000원, 2005년 금 19,064,000원씩 제품 1개당 금 8,000원씩의 실시료를 부담하고 있어 위 금액은 피고 회사의 매년 매출액의 1.7%가 되는 점, 이 사건 스텐트 시장에서 피고 회사가 생산한 스텐트 제품의 지위 및 스텐트 시장 전반 등 제반 사정을 고려하면, 이 사건 스텐트 제품에서 스텐트가 아닌 삽입기구가 차지하는 비율은 스텐트 제품의 2/5로 봄이 상당하고, 각 매출액에서 이 사건 발명 및 고안이 아닌 삼성전자 등의 다른 발명 및 고안을 이용함으로 인하여 지출되는 실시료는 제외되어야 함이 상당하므로, 피고 회사가 이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2로 인하여 1999년부터 2004년까지 얻은 매출액은 매출액 금 17,916,415,000원에서 이 사건 발명 및 고안이 이용되지 아니하는 삽입기구의 구성 비율인 2/5를 제외한 금액에서 2003년부터 2004년까지 삼성전자에 지급한 특허실시료 금 61,712,000원을 뺀 나머지 금 10,688,137,000원{＝ 매출액 금 17,916,415,000원 × 3/5(삽입기구 대비) - 2003년 ~ 2004년 삼성전자 특허실시료 합계 금 61,712,000원}이고, 피고가 이 사건 발명 및 고안을 이용하여 생산한 스텐트 제품으로 인하여 향후 10년간 얻게 될 매출액은 금 17,611,835,941원{＝ 2,986,069,166원 × 10년(기간) × 3/5(삽입기구 대비) × 98.3%(100% - 삼성전자에 대한 특허실시료 1.7%)}이라고 봄이 상당하고, 갑 제76호증의 1, 2, 갑 제77, 78호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사가 1999. 12. 10. 소외 7과 사이에 피고 회사가 좌측결장 폐쇄성 질환 등의 치료를 위한 수술시 사용되는 장관세척기에 관한 발명자인 소외 7로부터 특허실시권을 설정받으면서 소외 7에게 실시료로 계약제품의 공장도 가격의 10%를 지급하기로 하되, 제조원가의 상승 등에 의한 시장 여건의 변화로 회사의 경영에 영향을 미치는 경우 소외 7의 동의하에 실시료율을 하향조정할 수 있다는 특허실시계약을 체결한 사실, 해외 스텐트 제품의 실시료율은 그 특허 또는 실용신안의 중요도를 감안하여 6~10% 사이에서 결정되고 있는 사실이 인정되고, 위 인정 사실에 이 사건 발명 및 고안이 피고 회사의 스텐트 제품에 있어서 차지하는 중요도, 스텐트 제품의 향후 10년간 이루어질 개선 및 개발 정도, 스텐트 시장의 향후 발전 상황 등 제반 사정을 고려하면, 이 사건 발명 및 고안의 실시료율은 6% 정도로 봄이 상당하다고 할 것이므로, 결국 피고 회사가 이 사건 발명 및 고안으로 인하여 얻게 되는 이익은 금 1,697,998,376원{＝ (10,688,137,000원 + 17,611,835,941원) × 6%}이라고 봄이 상당하다.
라. 발명자의 보상률(피고 회사의 공헌도)
이 사건 발명 1 내지 7 및 고안 2에 있어서 사용자인 피고 회사와 원고를 비롯한 발명자들이 어느 정도의 비율로 공헌하였는지에 관하여 보건대, 위 기초 사실에 의하면, 원고를 비롯한 발명자들은 피고 회사에서 근무하면서 피고 회사의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 발명 및 고안에 이르게 된 점, 피고 회사의 연구비, 연구 자재 등의 지원이 없이는 이 사건 발명 및 고안이 이루어질 수 없었던 점이 인정되나, 한편 피고 회사는 1991. 1. 11. ‘(상호 1 생략)무역’이라는 상호로 다이아몬드 및 귀금속 등을 수입하던 회사였는데 1990. 4.경 ‘(상호 2 생략)’이라는 상호로 스텐트 등의 중재적 시술제품을 수입·생산하던 원고와 1993. 3. 15. 회사를 통합하면서 의료기기 사업에 참여를 하게 되어 원고 및 원고의 직원들의 축적된 연구경험과 노하우를 바탕으로 피고 회사가 이 사건 스텐트 제품을 생산할 수밖에 없었던 점, 피고 회사는 1999. 4. 23.경에야 독자적인 연구소를 설립하여 연구를 하면서 그 때부터 연구원을 고용하고 본격적인 연구인력과 연구비를 동원하여 연구작업에 이르게 된 점, 이 사건 발명 및 고안은 위 연구소가 설립되기 전부터 연구되어 오던 것을 특허 및 실용신안으로 등록하게 된 점, 이 사건 발명 및 고안을 이용한 스텐트 제품은 그 재료보다는 기술의존도가 상당히 높은 제품인 점 등 이 사건 변론에 드러난 제반 사정을 종합하면, 이 사건 발명 및 고안에 대한 사용자인 피고 회사의 공헌도는 80% 정도에 이른다고 봄이 상당하므로, 발명자들에 대한 보상률은 20%가 된다고 할 것이다.
마. 원고의 기여율
한편, 보상금을 지급받을 수 있는 권리를 가진 발명자가 수인인 경우에는 발명자 개개인의 기여율에 따라 보상금을 안분 지급하여야 할 것인바, 이 사건 발명 및 고안에 참여한 발명 및 고안자들 중 원고의 기여율에 관하여 보건대, 위 기초 사실에 의하면, 원고는 이 사건 발명 및 고안의 각 특허 및 실용신안 출원 당시 별지 목록 기재와 같이 원고 이외에 1명 내지 5명 등 공동으로 발명, 고안한 사실, 원고의 경력 및 연구참여기간, 이 사건 발명의 다른 발명자나 이 사건 의약발명의 연구개발에 참여한 제품개발연구팀 연구원들의 구성, 연구기간, 담당업무, 직책 및 노력의 정도, 이 사건 발명 및 고안의 내용, 원고가 내놓았던 제안의 중요성 등 제반 사정을 더하여 보면, 이 사건 발명 및 고안의 발명, 고안자들 중 원고의 기여율은 30% 정도라고 봄이 상당하다.
바. 소결론
따라서 피고 회사가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금은 금 101,879,902원(= 이 사건 발명 및 고안으로 피고 회사가 얻을 이익 금 1,697,998,376원 × 발명자 보상률 20% × 원고의 기여율 30%)이 된다고 하겠으므로, 결국 피고 회사는 원고에게 금 101,879,902원 및 이에 대하여 원고가 구하는 이 사건 소장부본 송달 다음날인 2006. 1. 3.부터 피고 회사가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2007. 8. 22.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.
4. 결 론
그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지] 목록 : 생략]
판사 이정미(재판장) 조희찬 이연경
참조조문
[1] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제1항(현행 발명진흥법 제15조 제1항 참조), 민법 제162조 / [2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항(현행 발명진흥법 제15조 제3항 참조), 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전문 개정되기 전의 것) 제20조 제1항(현행 발명진흥법 제15조 참조)